Pro e contro dell’uso di un marchio di fatto per un’impresa

Per un’impresa è di fondamentale importanza scegliere in primo luogo quale sarà il marchio da utilizzare al momento dell’apertura dell’attività commerciale. Contemporaneamente, è importante scegliere un marchio che sia in grado di svolgere la sua funzione di indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o servizi che si ha intenzione di offrire al pubblico. Naturalmente, per poter svolgere questa funzione, è necessario che il marchio sia distintivo, ossia che il pubblico, al momento di effettuare e ripetere un acquisto, sia in grado di riconoscerlo e/o di ricordarlo.

Gli strumenti legali a disposizione per proteggere un marchio

Per riuscire ad ottenere detto risultato è altresì necessario che lo stesso non venga confuso dal pubblico con altri marchi uguali o simili presenti sul mercato. Pertanto, è molto importante controllare ed evitare che vengano utilizzati sul mercato, da altre imprese, marchi identici o simili al nostro che possano creare un rischio di confusione nel consumatore. Proprio per evitare questo rischio di confusione il legislatore italiano ha concesso al titolare del marchio un diritto di esclusiva sullo stesso dandogli la possibilità di proteggerlo attraverso strumenti legali. Il nostro ordinamento prevede due diverse forme di protezione a seconda che il marchio in questione sia registrato o meno.

Va chiarito in primo luogo che per far valere il diritto di esclusiva, non è necessario che il marchio sia registrato, in quanto esiste una previsione normativa che permette la tutela del cosiddetto “marchio di fatto”. Tuttavia, l’estensione della protezione di questo segno distintivo è alquanto esigua e, soprattutto, è spesso molto difficile provarne l’esistenza.

Definizione del marchio di fatto

Ma cosa si intende con tale termine? Un marchio di fatto è un segno distintivo che viene utilizzato nel mercato da un’azienda per commercializzare prodotti o servizi ma che, tuttavia, non è stato registrato. Questo tipo di tutela viene principalmente usata da imprenditori che non sono a conoscenza della possibilità di tutelare il proprio marchio con la registrazione o che non ritengono conveniente introdurre un costo aggiuntivo nel proprio budget d’impresa. Tuttavia, a tal proposito va detto che i costi per la registrazione di un marchio sono relativamente esigui, soprattutto se comparati ai vantaggi che tale registrazione offre in termini di tutela.

Tutela giuridica del marchio non registrato

Come detto in precedenza, l’ordinamento italiano prevede una tutela specifica per questo tipo di segno distintivo: quest’ultima è rintracciabile negli articoli 2571 del Codice Civile e 12 del Codice di Proprietà Intellettuale a condizione, però, che lo stesso abbia carattere distintivo e che possieda i requisiti essenziali della novità ed originalità propri di quello registrato. Da tali articoli si possono estrapolare alcuni concetti fondamentali che, di fatto, ci permettono di capire perché la protezione di questi segni distintivi sia piuttosto limitata e, molto spesso, difficile da provare. Detti concetti sono appunto il preuso del marchio non registrato e l’ambito territoriale entro il quale il suddetto segno è stato utilizzato.

Ebbene, a differenza di un marchio registrato che gode di una presunzione assoluta di titolarità, che si ottiene all’atto della registrazione, nonché di una protezione estesa su tutto il territorio nazionale, per far valere il diritto di anteriorità di un marchio di fatto è necessario provare l’eventuale notorietà a livello nazionale o, quantomeno, il suo uso effettivo all’interno di un determinato ambito territoriale.

L’ambito territoriale della protezione

A proposito di protezione, quest’ultima, come detto, opererà solo qualora il titolare del marchio non registrato riesca a dimostrarne la notorietà presso il pubblico a livello nazionale oppure che lo stesso sia stato effettivamente utilizzato, ovvero sia notoriamente conosciuto in un determinato territorio.

Infatti, questo tipo di segno distintivo può essere posto alla base di un’azione di annullamento di un marchio successivamente registrato solo qualora abbia raggiunto una notorietà a livello nazionale e che quindi sia immediatamente riconoscibile dal pubblico di riferimento. Qualora, invece, la sua notorietà sia solo ed esclusivamente locale (in una sola provincia, ad esempio), non sarà possibile impedire la registrazione di un marchio successivo identico o simile ma ci sarà solo la possibilità per il titolare del segno non registrato di continuare ad usarlo nel medesimo ambito locale.

Facciamo un esempio: se il titolare di un’impresa usa il suo marchio non registrato solo nella provincia di La Spezia, egli avrà diritto di continuare ad utilizzare il suo marchio solo per quella specifica provincia e non potrà impedire che un terzo usi un marchio uguale al suo in altri territori.

Preuso: che cos’è?

Altra differenza sostanziale rispetto al marchio registrato è che, mentre per quest’ultimo l’ordinamento concede diritti di esclusiva a prescindere dal suo utilizzo nei primi cinque anni dalla registrazione, per il marchio non registrato si potrà impedire la registrazione di marchi successivi solo se si riesce a provare un utilizzo previo tanto diffuso da aver ottenuto una notorietà del segno a livello nazionale. Va detto infatti, anche sulla base delle ultime sentenze al riguardo, che è molto difficile dimostrare una notorietà nazionale, che richiederebbe la presentazione di un ingente numero di prove quali, ad esempio, fatture, cataloghi, documenti contabili e articoli di giornale dove viene citato il marchio. Nella maggior parte dei casi il titolare non è in grado di collezionare una tale mole di materiale probatorio ma è in grado di dimostrare, al massimo, un uso effettivo o una notorietà a livello locale. Questo comporta che il titolare del marchio potrà solo continuare ad usarlo nei limiti territoriali senza tuttavia poter impedire la registrazione di marchi identici.

Prevenire è meglio che curare

Insomma, alla luce delle problematiche illustrate nel corso di questo articolo e legate al marchio di fatto (e, dunque, alla tutela di un marchio non registrato), appare chiaro quanto sia consigliabile alle imprese che intendono affacciarsi sul mercato di registrare il proprio marchio o a livello nazionale presso l’UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi) o a livello europeo presso l’EUIPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale), nel caso vi sia l’intenzione di espandersi anche a livello dell’Unione Europea.

Articolo di: Stefano Giro

Pubblicazione effettuata in collaborazione con Jacobacci & Partners.

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